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2023-09-22T08:17:54+00:00

　　發(fā)明必須具備“新穎性”，這在幾乎所有國家的專利制度中都是基礎的基礎。因為通常情況下我們難以直接證明一個技術是新的，所以各國專利制度均轉向要求新發(fā)明不構成現(xiàn)有技術的一部分。在這一“不構成”的認定過程中，除了對有效現(xiàn)有技術的認定和發(fā)明申請的解釋之外，最重要的環(huán)節(jié)就是圍繞“是否相同”的比對。

　　由于此前已略有提及“現(xiàn)有技術”，本期我們主要圍繞日本，對該國的新穎性認定原則進行簡單介紹。

　　01 日本新穎性的法律基礎

　　日本對新穎性的定義主要基于第二十九條，原文如下圖。該條法案被認為提出了授予專利的條件，包括實用性（“工業(yè)上可利用”）、新穎性（列舉現(xiàn)有技術情形）、創(chuàng)造性（基于現(xiàn)有技術容易實現(xiàn)的不可專利）。

　　到了具體的新穎性審查，日本專利審查指南指出，“在存在不同點的情況下，審查員判斷為權利要求所限定的發(fā)明具有新穎性；在沒有不同點的情況下，審查員判斷為權利要求所限定的發(fā)明不具有新穎性”。

　　02 沒有明文提出，實務中也遵循「実質同一」破壞新穎性

　　日本沒有將“實質相同”原則落在專利法的明文中，但實際上，日本在專利實務中也關注實質相同「実質同一」：一方面，基于公知常識和慣用技術附加、去除、轉換，視為實質相同，另一方面，對中國審查指南強調的“相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果”，也有隱含的考量。

　　比如，知識產(chǎn)權法庭判例平成29年（行ケ）第10167號〔積層膜案〕中，專利人主張專利薄膜相比對比文件，印刷層雖然使用與專利相似的原料，但厚度設計不同，能夠帶來更好的耐藥性、吸水率等效果。然而法庭認為，不同厚度只是為了得到特定成型性、機械強度使用的“具體手段上的微小差別”，也“沒有其他不一樣的新的技術效果”，因此對應的權利要求與對比文件是同一的。

　　注：日本知識產(chǎn)權法庭「知的財産高等裁判所」，主要管轄日本國知局行政訴訟一審和技術復雜類案件二審。在日本，所有技術復雜類侵權案件一審均由東京、大阪法庭集中管轄。

　　這種“同一”也與表現(xiàn)形式無關。比如專利所申請的結構已經(jīng)有現(xiàn)實實物，同樣要認定沒有新穎性。（參考最三小判昭和31?4?24裁判集民事21號853頁）

　　其他比如“單獨對比”（《審查指南》第III部第2章第1節(jié)2）、下位概念公開影響上位概念新穎性（《審查指南》第III部第2章第3節(jié)3.2）等原則與中國一致。

　　03 日本同一發(fā)明人的先后兩份相同申請不算抵觸申請

　　日本“抵觸申請”叫「拡大先願」（所謂“先愿”即“申請”），也被稱為「準公知」，或「公知の擬制」，主要由《專利法》第二十九條第二款描述。

　　昭和三十四年版專利法第三十九條中，日本在后申請只與已經(jīng)公開的在先申請做對比，只要內容不一樣就可能獲得專利，可能造成二次授權，于是在昭和四十五年進行了改正（參考特許庁『特許法』的注釋本），相當于擴大了「先願」（先申請，專利法第三十九條）對比的范圍，同時擴大相對于第二十九條第一款規(guī)定的「公知」的定義范圍，也相當于擬定了新的「公知」范圍。

　　特別要注意，由于以上歷史原因，日本的“抵觸申請”條款不包含同一申請人或同一發(fā)明人的情形，所謂“相同”指代發(fā)明人完全相同或申請人完全相同。如果在先在后提交的兩份相同的申請的發(fā)明人全部相同或申請人全部相同，日本專利局不依據(jù)“擴大先愿”駁回，轉而依據(jù)第三十九條「先願」的先申請制度，基于在后申請沒有「新規(guī)性」駁回。駁回的結果一樣，只是依據(jù)不同。中國則沒有這一例外。

　　可以看出，在日本專利角度，上述二十九條第二款，由于涉及公知、先申請制度、新穎性，與第二十九條第一款新穎性條款、第三十九條新申請條款形成互補。這里不妨進行簡單對比——

　　04 日本專利審查流程

　　官費總計：發(fā)明專利，（授權+3年年費）約18萬日元，相當于9000人民幣；實用新型，（授權+3年年費）約2萬日元，相當于1000人民幣；外觀設計，41500萬日元起，與是否有秘密設計、年份等均有關。

　　附：各國對“新穎性”的定義（亞洲篇）

全球專利制度比較｜“新穎性”審查基本原則（歐洲篇）

2023-09-21T08:08:09+00:00

　　歐洲不接受慣用技術置換能夠破壞新穎性的“實質相同”原則，這也是中歐新穎性認定最大的不同。本文將重點對比中歐專利局對“置換”在何種情形下構成/不構成新穎性，試圖找到其中異同。

01 歐洲不接受慣用技術置換的“實質相同”原則，但認同基于“固有特性”的公開能夠摧毀在后專利的新穎性

　　新穎性主要包括兩個問題：現(xiàn)有技術如何劃分，以及新舊技術如何比對。對于前一個問題，歐洲采用“絕對新穎性”原則，將全世界以任何形式在先公開的技術均視為現(xiàn)有技術，這跟中國一樣；但對于后一個問題，歐洲強調“可直接明確地”從對比文件中得出主題內容，而將對比文件的教導解釋為包括眾所周知的技術等同置換是不可取的，這是一個創(chuàng)造性問題（審查指南G VI-1，復審委判例I. C. 4.5提到等同手段只在創(chuàng)造性中予以考慮）。中國則認為慣用技術手段置換屬于新穎性問題。

　　那么歐洲專利局口中的“可直接明確地”要明確到什么程度呢？歐洲專利局給出了兩個圍繞“包含用途特征的產(chǎn)品權利要求”（借用中國專利審查指南用語）的例子。

在明確使用橡膠的彈性特性的情況下，剝奪使用其他彈性材料的新穎性；
對于“用于鐵水的模具”這一基于目的進行描述的權利要求，模具材質顯然不能使用冰，所以這條權利要求不包含冰這一材質，也就不會剝奪使用冰做鐵水模具的新穎性。反之，任何已知的、其性質能適應這一模具使用條件的材料都視為被剝奪了新穎性。（審查指南F IV-29）

　　更加直接的答案出現(xiàn)在歐洲復審委判例集（Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）關于“隱含特征Implicit feature”的討論中，所謂“直接明確”需要毫無疑義地從對比文件中總結得出(T 701/09)、必要地從語境中得出(T 1523/07)、本領域從業(yè)者無法想象其他情形(T 287/16)、本領域從業(yè)者從明確的描述中必要得出的結果（T 1523/07，比如基于科學常識）。

　　對比中國，歐洲的“隱含特征”直覺上非常類似專利中國審查指南第二部分第三章3.2.5（2）包含用途特征的產(chǎn)品權利要求中提到的“產(chǎn)品本身固有的特性”。某化合物X既可作為催化劑又可作為染料，如果二個用途的X在結構、晶形上沒區(qū)別，那么僅是用途不同不足以支撐X獲得第二個產(chǎn)品專利。

　　可見如果我們劃出新穎性認定的范圍，簡單地在包含用途特征的產(chǎn)品權利要求中將使用橡膠換成其他彈性材料不具有新穎性，因為該用途公開隱含了固有特性；而將描述結構的產(chǎn)品權利要求中，把螺栓換成螺釘在歐洲就可能獲得了新穎性，因為“螺釘”不能“毫無疑義”地從“螺栓”的概念中得到。

　　歐洲這一嚴格對比新穎性的做法被SCP稱為“Photographic Novelty”，對應接受“實質相同”原則的中日韓，后者的新穎性認定被稱為“Enlarged Novelty”。實際上，SCP于2000年前后開始考慮草擬一份統(tǒng)一的《實體專利法草案Substantive Patent Law Treaty》，但很快就發(fā)現(xiàn)各國在實體問題上分歧過大而不得不于2006年放棄。新穎性究竟應當是“photographic”還是“enlarged”就是SCP當時遭遇的難題之一。

02 抵觸申請

　　歐洲不管在先申請和后申請的發(fā)明人、申請人是否相同，都適用抵觸申請，沒有日本式的例外。即使在先申請和后申請的發(fā)明人、申請人相同，如果在先申請的說明書或附圖等中公開了后申請的發(fā)明，則后申請相對于在先申請被視為沒有新穎性。

　　2000年前EPC規(guī)定的抵觸申請還涉及到指定國問題，由于2007年12月13日實施的修正案，相關規(guī)定已經(jīng)被取消。

　　抵觸申請方面，由于各國規(guī)定不盡相同，有必要進行簡單總結例外情形：

03 歐洲專利審查流程

官費總計：歐洲專利只有發(fā)明專利，以線上、EPO直接申請為例。135歐元申請費+1360歐元歐洲專利新穎性申請+1840歐元實質審查+660歐元指定全部生效成員國+1040歐元授權，總計5035歐元，約4萬人民幣。

附：各國對“新穎性”的定義（歐洲篇）